以案说法 “三轮车车架”专利侵权案中的法律适用与启示

 
 

 

 

一、引言

 
随着我国对知识产权保护力度的日益增大,专利侵权诉讼也频频发生。作为专利侵权诉讼的被告,其最常见的抗辩手段之一即是针对涉案专利提起无效宣告,但由于审理专利侵权案件的法院通常情况下并不能直接审理专利无效,因此,就可能存在专利权人为了获得不当利益,而在专利无效程序和专利侵权程序中对专利做出不一样的陈述和解释,进而谋求两头得利。因此,在专利侵权诉讼中为了限制权利要求的保护范围,规定了全面覆盖原则和禁止反悔原则,不但为侵权判定提供了清晰的标准,更有利于更好的平衡专利权人和社会公众的利益。
本文拟通过分析该案,重点探讨一下在专利侵权判定中如何适用禁止反悔原则和全面覆盖原则。通过对该案的分析,可以更好的理解专利侵权比对中禁止反悔原则和全面覆盖原则的适用,不但能够给予专利权人撰写专利和无效答辩给出指引,同时也可以以有效防止专利权人基于不诚信的陈述而“两头得利”。
 

二、案情介绍

 
河南省树民动力机械制造有限公司(以下简称树民动力公司)为专利号ZL201220223946.0、专利名称为“一种增强型三轮车车架”(以下简称涉案专利)的实用新型专利的专利权人,涉案专利申请日为2012年5月18日,授权公告日为2012年12月26日。2018年,树民动力公司发现邹正松经营的“欣欣汽贸小邹车行”销售有重庆望江摩托车制造有限公司(以下简称重庆望江公司)制造的望江牌正三轮摩托车,其认为该三轮摩托车侵害了涉案专利权,后树民动力公通过公证的方式从邹正松经营的“欣欣汽贸小邹车行”购买了一辆由重庆望江公司生产的望江牌正三轮摩托车(以下简称被诉侵权产品),并以重庆望江公司及邹正松侵害了涉案专利权为由诉至宜春市中级人民法院。
在一审审理过程中,重庆望江公司分别于2018年9月6日、2018年12月20日以涉案专利不具有新颖性和创造性,不符合专利法第二十二条第二、三款的规定为由,向国家知识产权局提出了无效宣告请求,国家知识产权局分别于2019年5月7日、2019年7月1日对上述无效宣告请求作出第39995、40794号无效宣告审查决定,均维持专利权有效。
一审法院经过审理认为,被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围之内,构成侵权,最终判决重庆望江公司立即停止制造、销售侵犯涉案专利权产品的行为、邹正松立即停止销售侵犯涉案专利权产品的行为,同时判决重庆望江公司赔偿树民动力公司经济损失280000元及维权合理费用12000元。
重庆望江公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉,其主张被诉侵权产品与涉案专利权利要求1相比,其至少缺少技术特征“与主纵梁及车架连接的立管”、“所述的右侧龙骨和左侧龙骨两端均与横梁和前保险梁相连接”。
最高人民法院经过审理认为:
首先,根据禁止反悔原则,由于树民动力公司在专利无效行政程序中已经明确放弃了“四根龙骨的前端和后端不是直接连接在同一根梁上”的技术方案,其权利要求1中关于四根龙骨连接方式的技术方案应该认定为“四根龙骨的前端直接连接在同一根前保险梁上,四根龙骨的后端直接连接在同一根横梁上”。因此,其在本案侵权诉讼中又将被诉侵权产品“四根龙骨的前端和后端不是直接连接在同一根梁上”的技术方案纳入到专利权保护范围不应得到支持。也即被诉侵权产品中的四根龙骨的后端连接关系与权利要求1限定的“四根龙骨的前端均连接在同一部件前保险梁上,其后端均连接在同一横梁上”既不相同,也不构成等同。
其次,涉案专利权利要求1限定了“主纵梁前端是和前保险梁连接,后端是通过立管和车架连接”,而被诉侵权产品的主纵梁后端是直接和车架连接,并不存在所谓的“立管”。且树民动力公司在本案审理过程中始终没有明确主张被诉侵权产品中具体哪个部件对应权利要求1中的“与主纵梁和车架相连接的立管”,庭后在重庆望江公司提供的被诉侵权产品车架照片上所主张的所谓对应“立管”的部位经过比对应是三轮车的车座支架,而不是“与主纵梁和车架相连接的立管”,因此,被诉侵权产品缺少权利要求1中的“与主纵梁和车架相连接的立管”。
最终,最高人民法院认为被诉侵权产品中的“右侧龙骨和左侧龙骨的后端连接方式”与权利要求1限定的技术特征“右侧龙骨和左侧龙骨两端均与横梁和前保险梁相连接”既不相同,也不构成等同,且不具备权利要求1中“与主纵梁和车架相连接的立管”的技术特征,故被诉侵权技术方案并未落入涉案专利权利要求1的保护范围之内,最终判决撤销一审判决,并驳回树民动力公司的全部诉讼请求[1]
 

三、案件焦点

 
(一)关于被诉侵权产品中的“右侧龙骨和左侧龙骨的前端和后端的连接方式”与权利要求1限定的技术特征“右侧龙骨和左侧龙骨两端均与横梁和前保险梁相连接”是否构成等同 
在判断被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征是否等同时,不仅要考虑被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征相比,是否属于以基本相同的技术手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,还要考虑被诉侵权产品的技术特征是否属于本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征,只有以上两个方面的条件同时具备,才能够认定二者属于等同的技术特征。本案中,上诉人重庆望江摩托公司从多个角度论证被诉侵权产品中的“右侧龙骨和左侧龙骨的前端和后端的连接方式”与权利要求1限定的技术特征“右侧龙骨和左侧龙骨两端均与横梁和前保险梁相连接”应适用禁止反悔原则,不构成等同特征。
首先,上诉人重庆望江公司通过仔细分析梳理专利权人人在在先无效程序5W115750号和5W116569号案件中的答辩,提出专利权人在无效宣告程序中为了强调涉案专利与现有技术的区别,多次明确表示“四根龙骨的前端均连接在同一部件前保险梁上,其后端均连接在同一横梁上”与现有技术中“四根龙骨的前端和后端不是连接同一根保险梁上”在技术效果上存在区别,该解释也得到了国家知识产权局的明确认可,并基于该区别维持权利要求1有效。也即专利权人明确排除了“四根龙骨的前端不是连接在同一部件前保险梁上,后端不是连接在同一横梁上”的技术方案后,才维持了权利要求1继续有效。据此,本案应当适用“禁止反悔”原则而限制等同原则的适用,防止专利权人出尔反尔,并避免其“在无效行政阶段与侵权诉讼阶段,针对于同一个技术特征作不同解释而两头得利”。也即应认定被诉侵权产品技术方案中“四根龙骨的前端和后端的连接关系”与涉案专利权利要求1中“四根龙骨的前端均连接在同一部件前保险梁上,其后端均连接在同一横梁上”不构成等同。
其次,上诉人重庆望江公司又通过比对被诉侵权产品与涉案专利中“四根龙骨连接方式”,认为两者采用的技术手段、实现的功能和达到的技术效果也都不同。不构成等同特征,具体来说:
(1)采用的技术手段不同。被诉侵权产品的内侧两根龙骨的前端直接连接的是前保险梁,后端连接的是车架中间横梁;但是外侧两根龙骨的后端连接的是纵梁,也即车边架,并未与内侧两根龙骨的后端同样连接在车架中间横梁上,即四根龙骨后端连接的不是同一根梁。可见两者四根龙骨(实则外侧两根龙骨)后端是否与横梁相连接的技术特征是不同的。
  (2)实现的功能和达到的技术效果不同。在三轮车车架中,两根外侧龙骨是直接连接还是间接连接横梁对车架的整体强度会产生较大影响,技术效果明显不同。涉案专利中由于四根龙骨的后端连接在车架中部的同一根横梁上,这样通过“强化横梁的承受能力”,显著提升车后端的承载重量,涉案专利的发明点也在于通过四根龙骨的后端直接连接在同一根横梁以增加车体的承重能力。而被诉侵权产品中只有内侧的两根龙骨后端直接与中部横梁连接,外部两根龙骨的后端并不是直接连接在横梁上,而是直接连接在车边架纵梁上,这样的连接设置方式导致车架中间的中部横梁只有两根龙骨来支撑,其承载能力远不如权利要求1中所述的四根龙骨后端都与横梁直接连接。可见,被诉侵权产品四根龙骨的连接设置方式也不具备权利要求1限定的“四根龙骨前后端均直接连接同一根梁”所达到的技术效果。
最终,最高人民法院认可了上述观点,认定被诉侵权产品中的四根龙骨的后端连接关系与涉案专利权利要求1限定的“四根龙骨的前端均连接在同一部件前保险梁上,其后端均连接在同一横梁上”既不相同,也不构成等同。
(二)被诉侵权技术方案是否具备涉案专利权利要求1所述的“设置在前保险梁上的主纵梁、与主纵梁相连接的立管、与立管相连接的车架”的技术特征
根据全面覆盖原则,在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征,并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较,无论其出现在独立权利要求的“前序部分、特征部分”,还是出现在从属权利要求的“引用部分、限定部分”,凡是写入权利要求中的每个技术特征,都需要进行比较。
在本案中,涉案专利权利要求1的前序部分限定了“设置在前保险梁上的主纵梁、与主纵梁相连接的立管、与立管相连接的车架”,法院结合涉案专利附图1及说明书,认定“立管”为连接主纵梁与车架的垂直支撑部件,也即限定了“与主纵梁和车架相连接的立管”这一部件,而被诉侵权产品的主纵梁后端是直接和车架连接,未设置所谓的“立管”。且在本案技术特征比对中,树民动力公司在本案审理过程中始终没有明确主张被诉侵权产品中具体哪个部件对应权利要求1中的“与主纵梁和车架相连接的立管”,庭后在重庆望江公司提供的被诉侵权产品车架照片上所主张的所谓对应“立管”的部位,经过比对涉案专利附图1也应是三轮车的车座支架,而不是“与主纵梁和车架相连接的立管”。因此,经技术特征比对可见,被诉侵权产品缺少权利要求1技术特征“与主纵梁和车架相连接的立管”。
 

四、律师办案思路

 
在本案中,承办律师是在一审判决之后接手案件,此时一审判决构成侵权,且涉案专利也已经经过三次无效均维持有效。承办律师通过调阅在先的无效案件材料,准确的制定上诉方案,认为通过在先的无效程序,专利权人已经对涉案专利的保护范围进行了限缩,且基于该限缩后的权利要求的解释,再重新提起无效的难度也较大,反而是在侵权诉讼中直接适用禁止反悔原则主张不侵权的把握更大。
同时,由于涉案专利保护的是一个三轮车车架,其包括多个部件,因此,需要仔细分析被诉侵权产品的各个部件分别对应于涉案专利的哪一个技术特征,避免出现专利权人将被诉侵权产品中的一个部件对应涉案专利多个技术特征的现象。承办律师通过比对被诉侵权产品的具体结构和涉案专利,发现被诉侵权产品中对应涉案专利主纵梁技术特征的部件并与一个立管连接,而是直接与对应涉案专利的车架相连接,也即被诉侵权产品至少还缺少“与主纵梁和车架相连接的立管”这一技术特征。
最终,承办律师通过分析梳理权利人在在先无效的答辩陈述、无效决定中的认定,最终成功说服合议庭适用禁止反悔原则,认定被诉侵权产品中的“右侧龙骨和左侧龙骨的前端和后端的连接方式”与权利要求1限定的技术特征“右侧龙骨和左侧龙骨两端均与横梁和前保险梁相连接”不构成等同,同时,其明确指出专利权人主张对应“立管”的部件是与涉案专利中提到的车座支架对应,并非是与“立管”对应,因此,被诉侵权产品还缺少“与主纵梁和车架相连接的立管”这一技术特征。最终最高人民法院基于上述内容认定被诉侵权产品不构成侵权。
 

五、案件启示

 

(一)禁止反悔原则在专利侵权比对中的适用

1、禁止反悔原则的含义及法律渊源

关于禁止反悔原则,是指当一方当事人已经作出某种行为,且被他人所信赖,该当事人以后就不能再否认该行为。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定的“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”正是专利法意义上的禁止反悔原则。也即如果专利权人为了使专利满足授权条件而对权利要求的范围进行了限缩,则在主张权利时,不得将通过该限缩而放弃的内容再纳入专利权的保护范围。其中,对于权利要求的限制性修改或者在意见陈述中对于某一技术特征的限缩性解释都是常见的能够导致保护范围限缩的方式,也是适用禁止反悔原则的常见情形。

2、禁止反悔原则的立法目的

由于我国是专利民事侵权程序与行政无效程序二元分立制,也即专利侵权诉讼主要经由民事诉讼程序解决,而审查专利有效性的授权确权程序则主要由行政无效程序解决,因此,就造成了可能出现专利权人违背诚实信用原则,在专利无效行政程序和专利侵权民事诉讼程序中通过对同一技术特征作出不同的陈述而实现“两头得利”。通过禁止反悔原则的适用,可以有效防止专利权人基于不诚信的陈述而“两头得利”现象的出现,也即可以防止专利权在授权确权程序中为了维持专利权有效而特意强调权利要求某一技术特征与现有技术的区别,而在专利侵权诉讼阶段则又主张该区别特征属于等同特征。”

3、禁止反悔原则的限制

由于禁止反悔原则是对等同原则的限制,若对其过度适用可能会影响等同原则的适用,也即将专利权人作出过的任何修改和陈述都纳入到禁止反悔原则的适用范围之内,则可能会不当限缩专利权的保护范围,也会导致专利权人在专利无效宣告程序中畏手畏脚而不敢随意作出任何修改和陈述,进而导致真正具有创新的技术也无法获得保护,不利于保护专利权人的创新利益。因此,也有必要对禁止反悔原则的适用作出一定限制。由于设置禁止反悔原则的目的是为了防止不诚信的专利权人通过在专利确权和侵权程序作出不同的陈述而实现两头获利,同样的,若专利权人在专利授权确权程序中虽然作出过相应的限缩性修改或陈述,但是不但未被专利审查机关接受,反而是被明确否定的,则该修改和陈述对专利权的授权和维持并没有起到实质性作用,此种情况下则不应当适用禁止反悔原则。具体可以参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”

在“鲨鱼鳍式天线”专利侵权案件[2]中,最高人民法院认为:“由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性,权利人做出的陈述是否被‘明确否定’,应当对专利授权和确权程序技术特征的审查进行客观全面的判断,着重考察权利人对技术方案做出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可,是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。根据本案的相关事实,在授权程序中,国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可,持明确否定意见,涉案专利获得授权并非基于对特征a、b做出的限缩性陈述,而且在后续的无效审查程序,专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见,因此,蒋小平关于特征a、b的意见陈述,不发生技术方案被放弃的法律效果。本案侵权判定不应适用“禁止反悔”原则。

4、禁止反悔原则在专利确权程序中的适用

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第三条规定“人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时,可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。”可见,该规定明确了专利权人在侵权阶段的相关陈述同样会影响到专利确权阶段,也即是禁止反悔原则在专利确权程序中的法律依据,该规定也符合禁止反悔原则的立法目的,也即不允许专利权人基于在侵权程序和授权确权程序中不一样的陈述而两头得利。

(二)权利要求前序部分记载的技术特征同样适用全面覆盖原则

1、全面覆盖原则的含义及法律渊源

关于全面覆盖原则,即全部技术特征覆盖原则,指如果被控侵权的产品或方法必须包含了专利权利要求中记载的全部技术特征,才落入专利权的保护范围构成侵权。面覆盖原则的法律依据是《专利法》第六十四条“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条又对其作了详细规定“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

2、全面覆盖原则的立法目的

全面覆盖原则是与多余指定原则相对应的。在专利侵权判定领域,多余指定原则(亦称"非必要技术特征排除原则")是指当本领域技术人员在解读权利要求时,能够判定某一技术特征既未对实现发明目的产生实质作用,也未参与解决技术问题的关键过程,则该特征可被认定为非必要技术特征,在侵权判定中予以排除。由于多余指定原则需要判断一个技术特征是否产生实质作用,具有较强的主观性和不可预测性,因此,目前我国的司法实践中已经全面摒弃该原则而明确适用全面覆盖原则,除了在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中规定了全面覆盖原则外,在《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第14条也明确提到“准确把握发明和实用新型专利侵权判定的全部技术特征对比、禁止反悔、捐献等判断规则,继续探索完善等同侵权适用条件”

通过在专利侵权对比中适用全面覆盖原则,能够确保公众能够清晰了解专利权的边界,避免因模糊解释导致的不确定性。同时,全面覆盖原则在保护专利权人利益的同时,也防止专利权人滥用权利。权利要求中的每一个技术特征都是发明创造的组成部分,缺少任何一个特征都可能导致技术方案的功能或效果发生实质性变化。适用全面覆盖原则能够确保侵权判定的技术完整性,公众有权信赖其完整性。通过适用全面覆盖原则能够使侵权判定更具有可操作性,避免其侵权判断的主观随意性。对于专利权人而言,确保其发明创造都得到充分有效和明确保护, 对于社会公众而言,也能够明确侵权判定标准,避免因过度保护而限制技术创新和市场竞争。

3、权利要求前序部分记载的技术特征同样适用全面覆盖原则

根据《专利审查指南》的规定,大部分专利独立权利要求的撰写分为前序部分和特征部分,其中前序部分主要记载主题名称以及和当前主题最接近的现有技术共有的必要技术特征,而特征部分则使用“其特征是…”或类似用语开头,写明当前发明区别于最接近的现有技术的技术特征。特征部分与前序部分写明的特征结合在一起,限定专利要求保护的范围。且《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第五条规定,在人民法院确定专利权的保护范围时,独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。所以,对于权利要求中的技术特征,无论其出现在独立权利要求的“前序部分、特征部分”,还是出现在从属权利要求的“引用部分、限定部分”,凡是写入权利要求中的每个技术特征,都对整体技术方案的保护范围起到了限定作用,都要予以同样的重视。在整体技术方案中,每一个特征的作用大小可以不同,但对于实现发明的目标来说,每一个特征都是必不可少的,尽管每个技术特征所起到的限定作用可能不同,它们彼此之间的法律地位都是平等的。

在本案中,虽然关于“立管”的记载是在权利要求1的前序部分,也即虽然“与主纵梁和车架相连接的立管”并非涉案专利的主要技术特征,但其对整体技术方案的保护范围同样起到了限定作用。树民动力公司在被控侵权产品中主张对应“立管”部件经过比对是对应于涉案专利的三轮车的车座支架,也即被控侵权产品上并不存在能够对应涉案专利权利要求1限定的“与主纵梁和车架相连接的立管”,且缺少相应的技术特征,不构成侵权。

全面覆盖原则和禁止反悔原则作为专利侵权判定的核心原则,具有重要的法律意义和实践价值。通过明确的技术特征比对标准以及诚实信用原则在专利侵权比对汇总的应用,平衡了专利权人与公众利益,促进了技术创新和公平竞争。

 
[1](2020)最高法知民终384号民事判决书,参见中国裁判文书网。
[2](2017)最高法民申1826号民事裁定书,参见中国裁判文书网。

 

 
END

 

 

 

 
作者简介
 
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陈涛
北京市华城律师事务所
合伙人/律师/专利代理师

陈涛律师:郑州大学工学硕士,具有律师和专利代理师执业资格,朝阳区律师协会知识产权业务研究会委员、朝阳区律师协会青年律师工作委员会委员、北京市朝阳区艺术设计行业团工委委员、乌鲁木齐市知识产权专家库专家、粤港澳大湾区知识产权调解中心调解员;主要领域为知识产权、反不正当竞争、商事仲裁。

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创建时间:2025-03-07 10:00

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