浅析知识产权确认不侵权之诉（下篇）

六、知识产权确认不侵权之诉的审理范围

确认不侵权之诉的作用在于给予被警告人或利害关系人在遭受侵权警告而对其侵权与否处于不安状态情形下的一种司法救济途径，由于是消极的确认之诉，因此，有必要严格控制一下案件的审理范围，否则将会导致原告无限制的扩张诉讼请求内容，甚至可能会将自己的全部产品都纳入不侵权之诉的审理范围之内。

由于被警告人或利害关系人提起确认不侵权之诉也是以受到权利人的侵权警告为前提的，因此，首先需要明确侵权警告的内容，一个合法有效的警告中应当对被警告人存在何种侵权行为进行明确，其可以是明示侵权的意思表示，也可以是根据全文或者上下文的内容才能够作出的综合判断。在目前的实务中，考虑到确认不侵权之诉的主要目的是尽快明晰被告发出的侵权警告中的侵权关系是否成立，因此，原则上确认不侵权之诉的审理范围不应当超过权利人的侵权警告内容，也即，原告的诉讼请求中请求确认不侵权的产品和技术原则上应当在侵权警告函能够明确指示且覆盖的产品或技术之内。同样的，法院确认不侵权的判决法律效力也仅及于原告明确请求的产品和技术，以确认不侵害专利权诉讼为例，即使判决确认原告主张的某一技术不构成侵权，但如果原告后续对该技术进行一定的实质性改动，或者权利人发现原告在确认不侵权之诉中举证的技术方案并非其实际实施的技术，则权利人仍然可以对新发现的侵权事实另行起诉侵权，而不受一事不再理的限制。

最高人民法院也在多个案例中表达上述观点。如（2022）最高法知民终1744号案件中，最高院明确认为，法院应当要求专利权利人明确其侵权警告所主张的具体权利要求并对争议技术方案是否落入权利人主张的多个权利要求均应当审理以及原告方张祖杭不构成侵权的全部理由进行审理。若专利权利人的侵权警告未明确其所指向的具体产品的，人民法院可以在被警告人因该警告而受到负面影响的产品范围内，结合被警告人的诉讼请求，合理确定确认不侵害专利权纠纷案件应当审理的具体产品范围。

在(2019)最高法知民终5号案件中，最高院认为：根据确认不侵害专利权之诉的制度目的，其请求确认的范围不应超出权利人侵权警告的范围，否则其将是无本之木，即专利权人的侵权警告是相对方提起确认不侵害专利权之诉的基本前提。凡相对方超出专利权人侵权警告范围的诉讼请求，均不应纳入确认不侵害专利权之诉的审理范围。由于该案二审中，各方当事人均确认MAXX型号轮胎成型机与VMI公司增加诉讼请求申请书中的VMI245全自动一次法轮胎成型机属于不同的设备。因此萨驰公司的专利侵权纠纷处理请求仅涉及MAXX型号轮胎成型机，其所使用的“包括但不限于”一语，并不意味着其请求处理事项可无限扩展至其他设备，且相关专利行政部门亦仅针对MAXX型号轮胎成型机展开相应处理程序，这意味着萨驰公司的侵权警告仅指向MAXX型号轮胎成型机。当事人不能提起超出侵权警告范围的确认不侵害专利权之诉，因此VMI公司所增加的诉讼请求，不应在本案中予以处理。如VMI公司认为其VMI245全自动一次法轮胎成型机收到了其他侵权警告，可另行寻求救济。

七、知识产权确认不侵权之诉的举证责任

虽然确认不侵权之诉属于消极的确认之诉，但笔者认为仍然应当适用通常的“谁主张谁举证”证明责任分配规则，但可以根据案件情况进行举证责任的转移，原告也即被控侵权人应当承担初步的证明责任，当原告完成初步举证后，举证责任转移至被告，这样通过举证责任的分配和转移，不但能够更好的平衡原、被告之间的利益和责任，同时在实践中也更具可操作性。

1、关于受理条件的举证责任

关于受理条件的举证责任应当由原告承担。基于确认不侵权之诉的特点，原告方首先应当就其起诉满足受理条件进行举证，也即其应当就“（一）被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉；（二）原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间；（三）被告未在合理期限内提起诉讼”三个案件受理要件进行举证，而当原告完成初步的受理条件举证后，若被告认为案件不满足受理条件，比如原告的催告程序存在问题、被告已经撤回警告或者已经提起诉讼等，由被告承担举证责任，法院会根据双方的举证情况来判断案件是否满足受理条件，并作出裁判。

2、关于是否存在侵权法律关系的举证责任

关于是否存在侵权法律关系的举证责任虽由原告承担，但原告在在完成初步举证之后，举证责任转移至被告。由于确认不侵权之诉中原告主张的事实是消极事实，但是基于该诉讼的目的，关于侵权与否的初步举证责任仍然应当由原告承担，但原告只需要明确用于比对的被控侵权产品和技术，并初步说明其不构成侵权的理由即可视为完成初步举证，不侵权的理由可以包括权利基础有问题、未落入保护范围、现有技术抗辩、先用权抗辩等多个理由。若原告无法明确其请求确认不侵权的产品和技术方案，则案件缺乏最基础的审理基础，法院通常会驳回其起诉或诉讼请求。通常情况下，原告既然提起了确认不侵权之诉，通常都是自我确认自身产品及技术不侵权且愿意提供自身产品具体信息的。此后，侵权与否的举证责任则会转移至被告，若被告不认可原告举证的情况，则由被告进行举证说明原告方真实的侵权产品情况，否则案件仍然会以原告方提出的侵权产品作为侵权比对的基础。最终，若被告无法证明原告的产品和技术落入涉案知识产权保护范围之内，则就会承担不利的后果，也即法院会判决确认原告的相关产品不构成侵权。

在(2021)最高法知民终1362号案例中，最高院认为：在本案确认不侵害专利权纠纷中，应审查被投诉产品是否落入专利权保护范围，需要确定被投诉产品的技术方案。对该事实，原告负有证明责任，应就其请求确认不侵害专利权的产品进行举证，基于确认不侵害专利权之诉的制度目的，原告请求确认不侵权的范围不应超出专利权人侵权警告的范围，本案中即被投诉产品的范围。宜优比公司向京东商城平台发起多次投诉，泰朴公司通过公证取证的方式在其中四个商品链接中购买了涉案产品。经原审法院当庭拆封，产品上标注了委托人、制造商、生产日期、产品型号等信息，产品型号与投诉链接对应的型号相同，并未超出被投诉产品的范围。泰朴公司已经完成了初步举证责任，可以证明其提交的实物系其委托优必克公司制造，并通过京东商城平台销售的产品，且上述产品在宜优比公司侵权警告范围内。如果宜优比公司认为泰朴公司从自己经营的店铺购买的产品并非被投诉产品，或者不能用于证明其同类产品采用相同技术方案，完全可以举出反证。

八、判决对于原告诉讼请求的支持情况

在司法实践中，原告之所以提起确认不侵权之诉，通常是认为被告的侵权警告给其生产经营造成了不利影响。因此，其在诉讼请求中除了请求确认不侵权之外，通常还会请求被告消除影响、赔偿损失及合理支出等。但由于确认不侵权之诉属于消极确认之诉，且之所以规定此类案由的目的是为了保护被警告人或其利害关系人因是否侵权的不确定关系所带来的不利影响，因此，其审理范围应当仅限于是否构成侵权，同样，法院的判决自然也就围绕是否构成侵权来进行，若认定构成侵权，也不应当判决侵权，而是应当驳回原告的诉讼请求，若认为不构成侵权，则应当判决确认不侵权即可。对于消除影响及赔偿损失及合理支出等请求，应当予以驳回。但需要明确的是，若原告方认为被告发送侵权警告的行为明显属于借知识产权维权之名行不正当竞争之事，并确实给其造成了不良影响及经济损失，其虽然不能通过确认不侵权之诉来实现上述目的，但是可以通过提起商业诋毁等不正当竞争纠纷来寻求消除影响、赔偿损失及维权合理开支等诉求，进而维护自身合法权益。

在(2021)最高法知民终1201号判决中，一审法院就认为：确认不侵害专利权之诉属于确认之诉。虽然专利权人向被诉侵权的一方及其潜在的客户发送带有指控侵权内容的函件，导致被诉侵权一方的商誉受到损害，商业安宁受到侵扰或者潜在的商业利益受到损失。但是是否侵害对山东御银公司商誉或者商业利益及安宁权益的法律关系同涉案设备是否侵害平治东方公司涉案专利权的法律关系属于不同的法律关系，故对山东御银公司第二项诉讼请求消除影响的诉讼请求不作评述，山东御银公司可另案主张东方公司构成对山东御银公司商誉及商业利益的侵害，并主张东方公司对其承担消除影响等侵权责任。

在(2022)最高法知民终1009号案例中，最高院同样认为，在确认不侵害专利权诉讼中，不宜支持被警告人或者利害关系人要求权利人赔偿律师代理费等合理开支的诉讼请求，其主要理由如下：首先，从现行法律和司法解释的规定来看，并无在确认不侵害专利权纠纷中支持原告律师代理费等合理开支的特别规定。其次，从确认不侵害专利权诉讼涉及的具体争议来看，亦不存在律师代理费转付的基础。确认不侵害专利权纠纷系保护被警告人或利害关系人免受是否侵害他人专利权这一不确定状态干扰的补救性诉讼，在诉的分类上属于民事消极确认之诉，一般不涉及损害赔偿责任的承担。除有证据证明专利权人存在权利滥用或者实施商业诋毁等不正当竞争行为之外，通常也难以认定专利权人具有主观上的可责性。而且，我国民事诉讼不实行律师强制代理制度，律师代理费以各自负担为原则，以败诉方负担为例外。最后，专利侵权判断具有较强的专业性，不宜对专利权行使方式施加严格限制或者在没有明确法律依据的情况下判令权利人承担责任。实施严格的知识产权保护，需要公正、便捷、高效的维权机制维护专利权人的权益，激发其创新创造活力。侵权警告函是较为简便、有效、广泛使用的专利维权方式，仅因发出侵权警告函而让专利权人承担不利后果，既缺乏法律依据，也不利于专利权保护。因此，专利权人不应仅因其发送侵权警告的行为而承担赔偿责任。

同时，最高院还明确指出的是，专利权人对所发侵权警告也负有必要的审慎注意义务，使其行为符合合法性、正当性要求，遵循诚实信用、权利不得滥用等原则，防止对被警告人或利害关系人权利的正当行使和正常经营秩序造成妨害。此外，如果专利权人存在权利滥用、实施不正当竞争等行为致被警告人或利害关系人权益受损的，受损害方可以依据《反不正当竞争法》等法律、司法解释的规定另行主张损害赔偿。

九、给企业的合规建议

1、给权利人的建议

作为权利人，在发现他人涉嫌侵害自身知识产权时，其可以根据具体情况综合考虑选择合适的维权方式来维护自身权益。其可以选择先礼后兵，在启动正式的维权程序前通过发送侵权警告的方式告知侵权人，若双方能够协商一致，则可以快速实现其维权目的。即使双方并未达成一致，其仍然可以在后续通过诉讼等方式来维权，且权利人还可以依据在先发送的侵权警告主张侵权人后续对于侵权行为是具有主观故意的心态，进而可以在损害赔偿上可以主张更高的赔偿金额。但是在发送侵权警告时要注意一下几点：

①发函前的准备

权利人在获知他人涉嫌侵害自身知识产权，准备发送侵权警告之前，最好先进行初步证据的固定，以免侵权人在收到侵权警告之后销毁证据而导致证据的灭失。

②发函的对象

发送侵权警告要注意，被警告人要在合理的范围之内，一般来说，能够作为侵权诉讼被告的主体都可以作为发送侵权警告函的对象，如涉嫌侵权产品的制造商、品牌商、销售商、代理商、进口商、使用人等。其中制造者作为侵权的源头，其应当是权利人打击的重点，而其他主体，如销售商、使用者等，理论上来说其可以主张合法来源抗辩，且其对于知识产权侵权的抗辩能力较弱，因此，权利人发函的时候更应当注意方式方法。虽然权利人发送侵权警告是通过自力救济的方式维护自身合法权益，但是如果不加注意滥发侵权警告，也可能会被认定是假借侵权警告而行不正当竞争行为。

③警告的内容要相对具体

权利人首先要在警告中明确自己的身份以及自身拥有的合法有效的知识产权，同时要向被警告人明确其涉嫌侵权的具体行为，必要的时候可以附上相关证据。同时，还应当告知被警告人立即采取何种行为措施以及如何与自己方协商解决侵权事宜。由于侵权警告仅仅是权利人单方认为被警告人侵犯自身知识产权，该论断并未经过公权力机关确认，因此其对于被警告人的产品等更适合称为涉嫌侵权产品而非侵权产品。

2、给相对人的建议

企业在收到侵权警告函之后，也无需慌张，可以从以下几个方向着手处理：

①核实侵权警告函的真实性

企业可以通过对警告函的发函主体信息及主张的权利进行核查，通过查询工商登记、知识产权的权利信息以初步判断该侵权警告的真实性，若发现该函件的真实性存在极大问题，则可不予理会。

②核实侵权警告主张的侵权行为的真实性

针对侵权警告中权利人单方主张的侵权行为，被警告人可以核实确认其是否存在，如权利人指控的侵权产品是自己生产制造，则需要进一步判断该产品是否落入其权利保护范围，若该产品和技术是自己通过第三方购买获得，还需要尽快通知产品的生产商来共同处理。

③根据具体情况的不同做出针对性的处理

若根据内部分析判断，权利人在侵权警告中所主张的侵权事实不成立，则被警告人可以通过书面催告权利人在合理期间内撤回警告或者起诉，同时保留好书面催告的相关证据，若权利人既不撤回也不就自己主张的侵权行为提起诉讼，且该种警告行为导致自身的生产经营因侵权与否的不稳定性受到影响，则被警告人可以通过提起确认不侵权之诉来维护自身合法权益。若根据内部分析判断，自己生产、销售的产品落入权利人知识产权保护范围内的概率较大，则其应当综合考虑，可通过与权利人协商解决、进行规避设计、提起无效宣告、撤回侵权产品、通知产品的制造商一并处理等方式来解决和消除侵权风险。

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