浅析知识产权确认不侵权之诉（上篇）

一、知识产权确认不侵权之诉的法律渊源

关于知识产权确认不侵权之诉，始于2002年最高院《关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》(〔2001〕民三他字第4号)，其在该批复中对于确认不侵权之诉作了以下批复：依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉，人民法院应当受理。本案中，由于被告朗力福公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理。本案中，原告向人民法院提起诉讼的目的，只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任。以“请求确认不侵犯专利权纠纷”作为案由，更能直接地反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容。这也是最早的知识产权确认不侵权之诉的司法案例。

2008年，最高人民法院发布了《民事案件案由规定》，首次在规定中明确了民事案件案由包括知识产权确认不侵权纠纷（当时仅包括专利、商标、著作权），并在2018年将该案由涉及的知识产权范围扩大至包括其他知识产权类型。

2009年，最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《专利侵权司法解释》），其在第十八条就确认不侵犯专利权的受理条件作了具体规定：“权利人通过发出侵权警告，告知他人涉嫌侵犯其专利权，被警告人或者其利害关系人经书面催告权利人行使诉权之后，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者其利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理”。

2020年11月，最高人民法院发布《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《知产证据规定》），其在第五条中对于原告提起确认不侵权之诉需要举证的事实作了规定：（一）被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉；（二）原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间；（三）被告未在合理期限内提起诉讼。该规定虽然与《专利侵权司法解释》略有不同，但实质要求一样，这也说明最高人民法院对于不同类型的知识产权确认不侵权之诉受理条件的要求是一致的。

二、知识产权确认不侵权的性质

关于知识产权确认不侵权之诉的内性质，自其产生之初就存在较大争议，有认为其属于侵权诉讼，也有认为其属于确认之诉。笔者以为，一方面，根据当事人诉讼请求的目的和内容不同，民事诉讼分为确认之诉、给付之诉和变更之诉，其中确认之诉是指原告请求法院确认与被告之间是否存在某种民事法律关系的诉，而知识产权确认不侵权之诉中原告的诉讼请求正是请求确认知识产权侵权关系的不存在，应属于确认之诉；另一方面，按法律关系的性质不同，民事诉讼又可分为合同之诉、侵权之诉等类型，而知识产权确认不侵权之诉涉及的是侵权关系而非合同关系，亦应当属于侵权之诉。即知识产权确认不侵权之诉从民事诉讼类型的角度属于确认之诉，从法律关系上属于侵权之诉，两者并不矛盾。

三、诉讼主体的确定

1、原告的范围

关于知识产权确认不侵权之诉原告的范围，根据《专利侵权司法解释》第十八条规定，被警告人或者其利害关系人可以提起确认不侵权之诉，也即除了直接被指控侵权的被警告人之外，利害关系人也可以在催告无果后提起确认不侵权之诉。作此规定的原因在于，在实践中，为了达到商业竞争等目的，部分权利人发送侵权警告的相对方并非是与侵权结果具有密切利害关系的侵权产品生产者，而是通常不具有知识产权对抗能力的侵权产品销售者和使用者。此时，如果受到侵权警告影响的其他利害关系人（如侵权产品生产者）不被给予提起确认不侵权之诉的权利，则明显不利于对其利益的保护。因此，被警告人或者其利害关系人可以单独或者共同作为原告提起知识产权确认不侵权之诉，

2、被告的范围

根据《专利侵权司法解释》第十八条规定,被警告人提起的确认专利不侵权之诉以权利人发出侵权警告，且经被警告人催告仍怠于提起诉讼为前提条件，但实际上能够提起知识产权侵权诉讼的主体除了权利人之外，还包括其他利害关系人（如知识产权被许可人），但是司法解释并未明确利害关系人是否同样能够被确认不侵权之诉规制。笔者认为，基于确认不侵权之诉与侵权之诉实质内容的同一性，也即其核心均是判断侵权关系存在与否，对于此处的权利人应当扩大解释，也即可以包括有诉权的利害关系人，如知识产权被许可人。具体来说，若权利人和被许可人共同发出侵权警告，相对人可在书面催告后以权利人和被许可人为共同被告提起确认不侵权之诉。若被许可人单方发出侵权警告，相对人可以同时书面催告被许可人和权利人，并在其不提起诉讼的情况下仍以两者为共同被告提起确认不侵权之诉。之所以必须要将权利人列为共同被告，一方面是因为需要通过权利人参与诉讼来确认被许可人的诉权，另一方面是因为确认不侵权之诉的结果会影响到知识产权的权利范围，进而会影响权利人的权利，若权利人未能参与确认不侵权之诉就直接判定不构成侵权，无疑是对于其权益的损害。

案例：(2020)粤民终2906号

广东高院在该案中也是持上述观点，其认为盘海军是外观设计专利权人，海田公司是独占实施被许可人。海田公司于2017年10月23日通过行政投诉格斯美医厂生产、销售的坐熏仪产品侵害涉案专利权，且在该案前后盘海军又多次通过1688平台投诉格斯美医厂生产、销售的坐熏仪产品侵权。格斯美医厂于2018年9月28日通过EMS快递向盘海军、海田公司发送了律师函要求其停止所有投诉或向人民法院提起专利侵权之诉，盘海军、海田公司于2018年9月29日收到上述律师函，格斯美医厂于2019年4月29日提起本案诉讼。由此可见，盘海军、海田公司向格斯美医厂发出侵犯涉案专利权的投诉警告，并在收到格斯美医厂书面催告函一个月内未提起诉讼，亦未撤回相关网上侵权投诉警告。因此，格斯美医厂有权以盘海军及海田公司为被告提起本案确认不侵权之诉。

四、知识产权确认不侵权之诉的程序问题

1、管辖法院的确定

首先，由于知识产权确认不侵权之诉本质上的法律关系是侵权关系，因此，目前的司法实践也都是依据知识产权侵权之诉的法律规定确定管辖。早在2004年，最高院就在《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》中明确指出知识产权确认不侵权之诉属于侵权类案件，应当依据侵权类案件的管辖规定来确定地域管辖。在(2019)最高法知民辖终365号裁定中，最高院再次重申了上述观点，其认为确认不侵害专利权诉讼的制度设置目的在于，为因受到专利权人警告而陷于不安的被警告人提供司法救济，通过确认不侵权诉讼的审理，确定被警告人实施的技术方案是否侵害他人的专利权，从而使其尽快从不安状态中解脱出来，为后续的生产经营作出妥当决策。可见，确认不侵害专利权诉讼的核心仍然在于判断被警告人的行为是否侵犯了他人专利权，与专利侵权诉讼存在密切关联性，故可以参照专利侵权案件地域管辖连结点的规定确定地域管辖。

根据《民事诉讼法》第二十八条规定：“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”。《最高人民法院关于适用《民事诉讼法》的解释》第二十四条规定：“民事诉讼法第二十八条规定的侵权行为地，包括侵权行为实施地、侵权结果发生地”。因此，知识产权确认不侵权之诉的地域管辖连结点，包括被告住所地、侵权行为实施地、侵权结果发生地。其中确认不侵权之诉中的“侵权行为”，应当是指被警告人的涉嫌侵权的行为。相应的，确认不侵权之诉中作为地域管辖连结点的侵权行为地，也应当是指被警告人涉嫌侵害专利权的行为实施地及其结果发生地，具体的判断标准可以参考知识产权侵权诉讼的管辖规定。

2、确认不侵权之诉与侵权之诉的管辖衔接

由于知识产权确认不侵权之诉与侵权诉讼实质上针对的是同一个侵权行为，因此，两者存在紧密的关系，在实务中如何处理两者的管辖衔接问题，需要根据具体情况来判断。

第一种情况：被告也即权利人方直接在确认不侵权之诉中针对同一侵权事实提起反诉。

《最高人民法院关于适用《民事诉讼法》的解释》第二百三十三条规定：反诉的当事人应当限于本诉的当事人的范围。反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系，或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实的，人民法院应当合并审理。反诉应由其他人民法院专属管辖，或者与本诉的诉讼标的及诉讼请求所依据的事实、理由无关联的，裁定不予受理，告知另行起诉。也即在确认不侵权之诉中，被告提起反诉所能主张的侵权事实应当是与原告主张确认不侵权的事实是相同的，而不能在反诉中指控新的侵权事实，超出确认不侵权之诉本诉的侵权事实可以另行起诉。

在笔者代理的（2024）最高法知民终786号确认不侵权之诉案件中，作为被告的权利人在原告提起确认不侵犯专利权纠纷后，基于同一事实提起侵害专利权纠纷的反诉，最高人民法院也确认其符合反诉的受理要件，同时明确提起反诉的事实要与确认不侵权之诉本诉是基于同一事实，而不能不当扩大范围。如在(2020)最高法知民终637号案件中，最高人民法院就认为：宜优比公司提起的反诉系以泰朴公司提起本诉属于恶意诉讼为由所提起的恶意提起侵犯知识产权损害赔偿纠纷案。由此可见，宜优比公司所提起的反诉与泰朴公司所提起的本诉，并非基于同一基础事实，请求权基础不同，所涉的法律关系也不相同，故不属于与本诉有牵连的案件，宜优比公司提起的反诉不属于民事诉讼法规定的反诉情形。依据前述法律规定可知，宜优比公司可向有管辖权的法院另行提起诉讼。因此，对宜优比公司提起的反诉不应受理。

第二种情况：原告提起确认不侵权之诉后，被告又另行提起侵权诉讼，一般需移送至确认不侵权之诉审理法院管辖并合并审理，特殊情况可分别审理。

最高院早在《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》就明确“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。”同时，其最终裁定北京市高级人民法院将其受理在后的涉及同一专利的专利侵权诉讼移送至河北省石家庄市中级人民法院合并审理。

但在最新的(2019)最高法知民辖终1、2号案件中，最高院又认为：基于同一事实的确认不侵犯专利权诉讼与专利侵权诉讼均属独立的诉讼。确定上述两类案件的管辖，应遵循司法活动的基本规律和特点，坚持“两便”原则，最终其从便于当事人诉讼的原则以及便于人民法院公正高效行使审判权的原则考量，认为并非均需移送管辖合并审理，而是分别由受理法院管辖审理。至于上述两类案件由不同法院分别审理是否会出现冲突，由于目前上述两类案件的二审上诉案件统一由最高人民法院知识产权法庭审理，因此，可能的裁判冲突问题能够通过特殊的飞跃上诉机制解决。

第三种情况：被告提起侵权诉讼后，原告才提起确认不侵权之诉。

正常来说，确认不侵害专利权之诉与同一范围的专利侵权之诉，实质上均是处理被诉侵权行为人所实施的技术方案是否落入涉案专利权保护范围的问题，如果专利侵权之诉在先，则被控侵权方直接提出抗辩即可，无需另行提起确认不侵权之诉。而且如果确认不侵权之诉是在侵权诉讼之后提起的，通常情况下法院可能并不会受理确认不侵权之诉，但是由于通常上述两个诉讼并非是在同一法院提起，且两个诉讼的提起时间间隔较短，因此都已经被法院受理。而且还可能会存在专利权人是在催告后的合理期限之后才提起诉讼，此时，相对人可能已经提起了确认不侵权之诉，此时，就可能会同时存在确认不侵权之诉与侵权诉讼两个案件。

基于《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》的精神，应当由将在后的诉讼移送至在先受理案件的法院管辖。这其中最关键的问题就涉及到受理时间的确定问题，最高院在(2019)最高法知民终5号中认为，原审法院于2018年10月19日即已收到萨驰公司提交的起诉材料，萨驰公司亦于同月26日预交了案件受理费，可将萨驰公司提起侵权诉讼的时间确定为2018年10月19日，也即权利人提交起诉材料的时间即为其提起诉讼的时间。当出现确认不侵权之诉与侵权诉讼两个案件时，原则上应当将起诉时间在后的案件移送至在先受理案件的法院合并审理。当然，如果出现特殊情况，也可以依据(2019)最高法知民辖终1、2号裁定明确的“两便”原则由受理法院分别管辖。

五、知识产权确认不侵权之诉的受理条件

根据《专利侵权司法解释》及《知产证据规定》的规定，知识产权确认不侵权之诉的受理条件包括以下三个：

1、被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉

所谓侵权警告应当是被告方向原告方声明过自己是知识产权权利人或利害关系人，同时指控原告方实施了侵害其知识产权的行为，并声称将采取法律措施的行为。判断一个行为是否属于所谓的侵权警告，主要是判断该行为是否会使原告方对于自身是否侵犯知识产权处于不确定的不安状态，进而对原告的实体权益造成或然性的影响。

由于目前司法解释并未明确规定侵权警告和侵权投诉的具体方式，通常情况下，侵权警告和侵权投诉可以包括发送侵权警告函、通过网络平台、自媒体平台发侵权警告、在第三方平台（淘宝、京东等）投诉等，笔者认为只要是向相对人发出的侵权指控使相对人或第三人感知到其生产的产品或实施的技术可能侵害权利人知识产权即可构成所谓的侵权警告。但对于实践中也经常出现的权利人提起侵权之诉后撤诉、申请行政保护、申请仲裁等情况，对于其是否属于侵权警告作以下详细分析。

①提起专利侵权纠纷处理请求同样构成侵权警告，但其效力应仅及于受侵权指控影响但无法在行政处理程序中主张相应权利的相对人，而不及于被请求人。

根据《专利法》《商标法》等法律的规定，请求行政部门处理侵权纠纷是权利人保护知识产权的一种合法途径，其与提起民事诉讼是并行的一种维权方式，权利人可以根据需要自由选择由行政部门处理还是由人民法院审理，因此，不应当将其作为对被请求人的警告。但无论该纠纷由行政部门处理还是由人民法院审理，其关键均在于确定被控侵权产品或方法是否落入涉案知识产权的保护范围，而如果请求人故意选择产品的使用者或销售者而非生产者作为请求人，则生产者不能加入到涉案行政程序中进行抗辩，其所生产、销售的产品又受到行政部门裁决结果的影响，因此，应当认为行政处理程序对生产者经营的影响是客观存在的，构成专利法意义上的侵权警告。

在(2019)最高法知民终5号案例中，最高院就明确认为，权利人以侵权产品的使用人为被请求人请求专利行政部门处理专利侵权纠纷，其处理结果可能直接影响未作为被请求人的VMI公司的利益，可认为其已受到侵权警告。因此，本案中对于VMI公司而言，应将萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求认定为属于《专利侵权司法解释》第十八条所称的侵权警告。

②申请仲裁不属于侵权警告。

根据我国法律的规定，对于民事纠纷，仲裁协议是排斥诉讼管辖的，因此，理论上来说，权利人如果依据双方签订的仲裁条款针对相对人的侵权行为提起仲裁请求，其效力应当视同权利人提起诉讼，不属于侵权警告，否则若认定其属于侵权警告并允许相对人提起确认不侵权之诉，则该确认不侵权之诉与仲裁审理的内容实际上均是同一个侵权事实，这等于是实质上规避了双方的仲裁约定，明显不妥。

在(2021)最高法知民终3号案例中，最高院明确认为：确认不侵权之诉本质上属于侵权之诉，其实益及目的在于对被诉侵权人予以救济，并给予被警告人在遭受侵权警告、而权利人怠于行使诉权使得被警告人长期处于不安状态情形下的一种司法救济途径，其根本目的是规制权利人滥发侵权警告的行为，维护稳定的市场经营秩序。侵权并不属于不能仲裁的纠纷事项，因此，博龙公司以《协议书》为仲裁依据启动仲裁程序，保护自身合法权益，而北京仲裁委员会对上述仲裁申请的审理，其目的依然在于定纷止争，非使得嘉德公司、润海源公司长期处于不安状态，因此博龙公司提起的仲裁申请并不是向嘉德公司、润海源公司发出侵害专利权的警告。

③权利人就侵权事实“起诉后又撤诉”后，若仍未放弃主张权利，可视作“侵权警告”。

若权利人在起诉后又撤诉，此时权利人指控的侵权事实并未经过法院裁判，相对人对于自身技术是否侵权仍然处于不确定的不安状态，且权利人若并未放弃就侵权事实主张权利，该行为实质上已经构成法律上的侵权警告。

在(2023)最高法知民终611号案件中，最高院认为，蕾特公司在提起侵害商业秘密诉讼、法院受理了侵权之诉并将起诉状送达至美星公司后，法院未能作出裁判，诉讼因撤诉而终结，但蕾特公司并未撤回侵权警告，亦未放弃向美星公司主张权利。显然，美星公司因蕾特公司提起的侵害商业秘密之诉已经处于不安状态，故蕾特公司起诉又撤诉的行为应当认定为其向美星公司发出了侵权警告。在(2019)最高法知民终513号案件中，最高人民法院也是认为西瑞尔公司曾以来电公司侵害其发明专利权为由向原审法院提起诉讼，构成专利法意义上的侵权警告行为，但仍需要再经过催告程序后才能满足确认不侵权之诉的起诉条件。

实际上，若权利人存在多次起诉后又撤诉的行为，其行为同时可能构成恶意诉讼，相对人还可以通过提起“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”来维护自身合法权益。

2、原告向被告发出诉权行使催告

根据司法解释的规定，相对人在收到侵权警告后还需要书面催告权利人尽快行使诉权，否则也不满足确认不侵权之诉的受理条件。司法实践中，相对人的书面催告可以通过律师函、行权催告函等多种方式来实现，此时相对人要注意固定留存好相应的催告证据，以免出现无法举证的情况。由于该条设置书面催告起诉义务旨在防止被警告人动辄提起确认不侵权之诉，并引导权利人通过侵权之诉解决争议。因此，司法解释规定只有在权利人发出警告之后既不撤回警告、又怠于行使诉权的情形下，也即权利人不愿意结束这种令被警告人不安的状态，为使当事人之间的法律关系趋于稳定，被警告人才能提起确认不侵权之诉。而这正是司法解释设置催告义务的立法目的，同时也为被警告人举证权利人怠于行使诉权提供了程序保障。 

实践中，法院并非机械的以相对人发送书面催告函为准，而是根据具体情况综合考虑被警告人是否履行了催告的意思表示，在权利人起诉又撤诉的情况下，若权利人撤诉时仍然保留侵权指控，则法院可能会认为无需再进行书面催告而可以直接提起确认不侵权之诉。

在(2016)苏民终610号案件中，虽然原告山桥公司并未向被告天珩公司发送书面催告起诉函，但法院基于案件情况，认为“天珩公司在(2014)苏中知民初字第00187号案件中撤回起诉、在本案二审中表示愿意撤回对山桥公司及其销售客户的警告，但天珩公司在撤回前诉和撤回警告时，仍然作出了保留侵权指控的意思表示，且在本案二审回应山桥公司的询问时，天珩公司未明确其将于何时再次提起侵权诉讼，其并不具有及时结束山桥公司侵权状态不明的意愿，可见这种有所保留的撤诉和撤回警告，不足以完全消除其发出侵权警告的消极影响，事实上山桥公司仍明显处于天珩公司侵权警告威胁的不安之中。因此，机械地要求原告山桥公司再向被告天珩公司发送书面催告起诉函已无必要，也不符合司法解释设置催告起诉义务的立法目的，事实上只能徒增无意义的程序空转。”

3、被告未在合理期限内撤回警告或提起诉讼

如司法解释规定，权利人撤回警告或提起诉讼的期限是自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，若在该期限内权利人既不撤回警告，也未提起诉讼的，此时被警告人和利害关系人就具备了提起确认不侵害知识产权诉讼的条件。其中，所谓的提起诉讼，应当理解为广义的通过公权力来维权，如提起民事诉讼、刑事控告等方式。

在（2021）最高法知民终2460号案件中，最高人民法院认为：提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明被告“未在合理期限内提起诉讼”。所谓“合理期限”应当根据知识产权的权利类型及性质、案件具体情况，充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需合理时间等予以确定；所谓“诉讼”包括可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的各种类型诉讼，如侵权诉讼、确权诉讼等。在(2023)最高法知民终611号案件中，最高人民法院进一步明确认为：知识产权民事诉讼证据规定第五条规定的“提起诉讼”应当包含可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的所有诉讼形式，包括但不限于刑事诉讼。由于蕾特公司已经就涉案商业秘密侵权事宜提出刑事控告、且已有案涉刑事诉讼进行的情况下，美星公司就本案所提起诉，并不满足提起确认不侵权之诉的法定条件。

——未完待续

• 《一文带你全面了解专利无效》
• 《竞业限制与商业秘密保护关系的详解分析》
• 《专利权利要求的解释》
• 《专利权属纠纷知多少——职务发明篇》