专利权属纠纷知多少——职务发明篇

 

引言

 

专利权属纠纷是知识产权领域经常发生的一类纠纷，根据纠纷发生时专利的状态不同又分为专利权权属纠纷和专利申请权权属纠纷，主要涉及职务发明、合同关系以及侵权关系三种基础法律关系，其中职务发明问题是引起专利权属纠纷最多的一种，因此，判断一个发明属于职务发明还是非职务发明对于处理专利权属问题十分重要。

1.法律依据

 
（一）《专利法》第六条
执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。
非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
该条规定是确定职务发明的主要依据，其将职务发明分为任务型职务发明（执行本单位的任务所完成的发明创造）和非任务型职务发明（主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造）两类，其中任务型职务发明体现了单位的意志，非任务型职务发明体现了单位的投入，两者共通之处在于单位生产要素对于发明创造起到了实质作用。同时，该条对两种类型职务发明的权利归属原则进行了规定，其中，任务型职务发明的权利归属原则为归单位所有，而非任务型职务发明的权利归属原则是有约从约，无约定归单位所有。
（二）《专利法实施细则》第十二条
专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
(一)在本职工作中作出的发明创造；
(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
该条是对《专利法》第六条的细化，将任务型职务发明分为了三种情况，同时也对本单位以及本单位的物质技术条件做了进一步规定。
（三）《专利法实施细则》第十三条
专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。
该条规定了发明人的确定标准。
（四）《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条
民法典第八百四十七条第二款所称“主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件”，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：
（一）对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；
（二）在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。

该条规定了物质技术条件可以具体划分为完成发明创造所利用的物质条件和技术条件，并对其常见内容进行了规定。

2.不同类型职务发明的判断标准

 
（一）任务型职务发明
如前所述，虽然任务型职务发明包括三种类型，但其核心均是争议专利要与发明人在单位的工作有关，针对该三类任务型职务发明权属纠纷，在具体判断时，可以从以下几个角度出发进行判断。
1、确定争议专利的实际发明人或设计人
只有明确了争议专利的实际发明人或设计人，才能进一步判断争议专利是个人发明还是职务发明，因此实际发明人的确定是专利权属纠纷案件中最重要的一步。由于我国在专利申请过程中，并不对申请文件中所记载的发明人作实质性审查，专利申请文件和证书上所记载的发明人仅是名义上的发明人，专利证书也并不具有证明实际发明人的当然效力。在司法实践中，就存在有部分专利权人为了规避权属纠纷的问题，并不将实际发明人列为发明人，而是将一些与争议专利无关的人列为发明人，这也给专利权属纠纷中实际发明人的判断造成一定困难。
根据《专利法实施细则》第十三条的规定，发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”该条规定从正反两个方面对发明人的判断标准进行了规定。具体来说，判断争议专利的实际发明人，首先是确定争议专利的实质性特点，其次则是确定谁才是对实质性特点做出创造性贡献的人。
针对“实质性特点”，对于发明专利或者实用新型专利而言，其应当与《专利法》第二十二条第三款规定的“与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”中的“实质性特点”具有同样的含义，在具体判断过程中可以参考争议专利的发明点以及其相对于现有技术证据所具有的区别技术特征来综合认定。同样，对于外观设计专利而言，其同样应当与《专利法》第二十三条第二款规定的“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比应当具有实质性区别”中提到的“实质性区别”具有同样的含义，在具体判断过程中可以参考《专利法实施细则》第二十八条规定的简要说明中记载的“设计要点”以及相对于现有设计证据存在的区别来进行确认。
针对“创造性贡献”，应当结合争议专利的实质性特点来看待，由于其中的“创造性”实际上已经在“实质性特点”中给予评价，因此，对于“创造性贡献”应主要关注“贡献”即可，也即主要关注是否对于争议专利的“实质性特点”做出贡献。通常情况下发明人主要是指参与具体项目或课题研究开发设计的人员，对于一些在研发过程中只进行组织等辅助工作的人，不应当认定为发明人。
在（2016）苏民终988号案件中，南京麦澜德医疗科技有限公司正是为了规避职务发明带来的权属纠纷问题，并未在专利申请文件中将实际作出发明创造的史志怀、杨瑞嘉、周干发明人列为发明人，而是将案外人杨东列为发明人。虽然争议专利记载的发明人杨东对于其在作出涉案专利发明之前没有争议专利技术领域相关的学习、从业经历等矛盾和不合理之处进行了解释，但江苏省高级人民法院结合杨瑞嘉、史志怀、周干三人的职业经历及技术背景、相互之间与伟思公司、麦澜德公司之间的利益关系以及争议专利的申请信息和技术内容，最终仍然认定争议专利的实际发明人应当为史志怀、杨瑞嘉、周干，并基于此认定争议专利属于上诉三人的职务发明，专利权应当归南京伟思医疗科技股份有限公司所有。
2、实际发明人与主张权利的单位之间的关系
判断实际发明人与单位的关系，主要是看单位是否取得了发明人作出的发明创造的支配权。《专利法实施细则》专利法第六条明确了本单位包括临时工作单位，可见，无论是与工作单位存在劳动关系的人，还是为完成某些特定工作任务而与用人单位建立临时性劳务关系的临时工作人员如兼职、借调、实习等人员，都属于《专利法》第六条规定的本单位的员工。
在（2020）最高法知民终1258号案例中，最高人民法院明确认为“第一，适用专利法第六条关于职务发明规定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。职务发明的权属应归于单位的根本原因在于，产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。由此，判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。第二，个人与用人单位系平等的民事主体，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，双方之间形成何种关系应遵循意思自治原则。因此，判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。”
最终，在上述案件中，最高人民法院基于兰州大学与多维公司签订的《技术开发(委托)合同》、白建民自己与多维公司签订的《咨询服务合同》以及双方实际实施的行为综合认定了白建民与多维公司之间的多重关系。最高人民法院认为，根据约定，白建民与多维公司之间并不存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系，并且从双方实际所实施的行为来看，也无法得出双方就两者之间的工作关系已变更为职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系，最终并未支持多维公司的请求。
3、争议专利的完成时间是在劳动关系存续期间或离职后一年内
关于争议专利的完成时间，通常可以根据争议专利的申请日可以进行判断，也即如专利申请日在发明人任职期间或者离职一年以内，则可以直接推定争议专利的完成时间是在劳动关系存续期间或离职后一年内的。但现实情况中，也可能会出现一些人为了故意规避该条规定，而特意将职务发明在离职一年之后才申请专利。
针对上述情况，如果原单位有足够证据证明争议专利的完成时间是在离职一年以内，仍然可以适用职务发明。如在（2018）鄂民终714号案件中，虽然被告主张争议专利的作出时间不在《专利法实施细则》所规定的员工离开原单位一年期间内，但该争议专利申请不但与被告在原告公司的工作任务相关，而且也与被告离职一年以内提交并撤回的专利申请技术相关，属于在先撤回专利申请技术的拆分，因此，仍应受到原、被告双方关于在先专利及其相关技术申请专利权利的约定限制。
除此之外，原单位还可以通过举证证明该争议专利属于劳动关系存续期间就已经完成的发明创造来主张其为职务发明，这通常发生在争议专利的技术方案与原单位提供的发明人在职期间完成的在先技术方案完全相同的情况下。如在（2016）沪民终240号案件中，法院就认为虽然争议专利是张某在离开朝阳公司后一年之后才申请的，但根据证据可以认定争议专利实际上在张某任职朝阳公司时就即已经完成，也即其属于职务发明。
而当争议专利的申请日在员工离职一年之后，且争议专利与原单位提供的在职期间就已经研究开发的技术方案存在一定区别时，则通常不宜直接认定该争议专利属于职务发明。这是因为之所以规定离职一年以内作出的与原单位工作任务相关的发明创造仍然属于职务发明，主要是考虑到发明创造通常需要较长的周期，员工即使离开原单位，其仍然对于原单位已经完成的阶段性研究成果有所了解，如果不设置一定的技术隔离期，则离职员工很容易就会在原单位已经完成的阶段性研究成果基础上进行继续开发，将会损害原单位的合法利益。因此，为了确保原单位在相关技术领域具有一定的技术领先期，并进一步平衡保护原单位合法权益与离职员工自由流动、自主研发之间的利益，专利法规定了一年的技术隔离期间来避免离职员工利用原单位已经完成或正在完成的技术进行开发。但该期间的设置不宜过长也不宜过短，过长则会损害离职员工的利益，过短则可能无法起到保护原单位利益的目的，设置为一年的时间也只是为了尽量平衡原单位和离职员工的利益。因此，在这种情况下并不能随意进行推定来扩大时间范围，这样不但会损害到离职员工的利益，同时还会损害到新单位的利益。
4、争议专利的内容与员工在（原）单位承担的本质工作或（原）单位交付的本质工作之外的任务有关
判断是否属于“与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务”有关的发明创造时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡。该“有关”性既不同于侵权比对时技术特征相同或等同的判断标准，也不同于无效时的创造性判断标准，而是更关注所属技术领域、工作内容或者工作职责、技术主题、技术思路等方面的相关性。为了确保原单位在相关技术领域具有一定的技术领先期或者技术隔离期，即使该争议专利与该员工在新单位的本职工作或者分配任务有关，新单位亦不能当然因此对该发明创造享有权利。
在指导案例158号（（2019）最高法民申6342号）案件中，最高人民法院给出了判断争议专利是否属于与原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务“有关的发明创造”的四个具体考虑因素。分别是：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
（二）非任务型职务发明
针对“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的非任务型职务发明，其主要应当关注“主要”和“本单位的物质技术条件”两个方面，对于并非是“主要”利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，则应当归发明人个人所有。在判断是否属于非任务型职务发明时，可以根据争议专利所属技术领域的研发特点，具体分析形成该发明创造所需利用的物质技术条件的类型、范围及特点，进而对发明创造所利用的物质技术条件的来源以及是否构成职务发明创造作出准确认定。

在（2020）最高法知民终1848号案件中，最高人民法院中指出，关于“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成发明创造的认定中，“物质技术条件”包括资金、设备、零部件、原材料等物质条件和未公开的技术信息和资料等技术条件；“主要”是对前述物质技术条件在发明创造研发过程中所起作用的限定，系指单位物质技术条件是作出发明创造不可缺少的条件，相对于发明人使用的其他来源的物质技术条件而言，单位物质技术条件在重要性上胜过其他来源的物质技术条件，居于主要地位。上述认定也给如何判断非任务型职务发明提供了明确的思路。

3.企业如何避免和应对专利权属纠纷

 
1、制定完善的劳动合同。企业不但可以在劳动合同中明确员工的具体岗位名称，还可以根据岗位职责，在劳动合同中约定其工作内容。
2、工作安排留痕。针对交付员工承担本职工作之外的任务时，注意要有相应的留痕，可以通过书面文件或者邮件等方式进行通知或办理，以避免出现纠纷时无法举证的情况出现。
3、完善项目研发制度。针对任何的项目研发，都要进行全过程的资料备案留存，对于项目的阶段性成果也要进行及时总结固定，并在必要时要求相关人员签字备案。
4、进行事先约定。对于员工在执行工作任务之外基于个人兴趣的研究开发工作，若涉及到利用本单位的物质技术条件，企业可以提前与员工协商约定好产生的发明创造的权利归属。
5、完善离职交接程序。对于拟离职员工，应当梳理其参与的全部研发项目及相应的阶段性成果，并进行妥善交割。同时还可以考虑在离职协议中对于相应研发成果包括阶段性成果的权利归属以及一段时期的后续开发做出约定。

6、入职尽职调查。企业在招聘新员工时，应做好尽职调查以了解员工在前单位的工作内容、作出的发明创造及相关权利归属，并让新员工尤其是技术人员在入职时签署相关声明以确保入职后不会在本单位使用或申请与前单位有关的发明创造。若因此产生纠纷，责任由新员工自行承担。

结语

 
对于经常产生专利权属纠纷的职务发明而言，企业应当了解其判断的标准，并在日常的生产经营中做好完善的工作安排，这样不但能避免属于企业自己的发明创造被他人申请专利，同时也还可以避免无故卷入专利权属纠纷，从而导致给企业带来不必要的麻烦和不良影响。

 

 

 
END
 
转自公众号：黑桃知产
 
 
作者简介
 
陈涛

北京市华城律师事务所

律师·专利代理师

陈涛律师，毕业于郑州大学，中国政法大学在职研究生，中国专利代理师执业资格，朝阳区律师协会知识产权业务研究会委员、朝阳区律师协会青年律师工作委员会委员、北京市朝阳区艺术设计行业团工委委员；主要业务为知识产权，擅长专利和商业秘密业务、民商事诉讼、企业法律顾问。

 

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创建时间：2023-07-07 10:00
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